【中文摘要】最高人民法院近期围绕“修改超范围”的一系列判断体现了其在该问题认识上与专利行政机关的显著差异。但是对于大量申请下早已重担在肩的专利行政机关来说，坚持修改超范围的“形式性判断”更加有利于审查效率性的维持；同时对于司法机关来说，如何在专利审查问题上谦抑地表达相关司法政策，也值得更加审慎的思考。本文在明确“形式性判断”与“实质性判断”的分歧与适用的基础上，提出一种偏向“形式性判断”的处理方法，以期恰当地实现“修改超范围判断”的制度功能。

【中文关键字】专利法；修改超范围判断

【全文】

      一、问题的所在

     （一）司法与行政在“修改超范围判断”原理认识上的龃龉

      专利法中“修改”是指在申请后专利申请人（专利权人）对于原始申请文件（《专利法》第26条所述之说明书和权利要求书）的变更。由于修改后的申请文件与原始申请文件同样具有溯及至申请日之法的效果，因此如果允许实际上为申请日之后完成的技术方案通过修改而得以溯及至申请日的话，那么将与专利法所规定的先申请原则（《专利法》第9条）相抵触。[1]此外，对于专利授权后的修改，[2]由于排他权已然发生，若允许通过修改而变更专利保护范围的话，将会有损于第三人之预见可能性。因此相比于授权前的修改，授权后的修改在时机及范围上受到了更大的限制。

      但是也正是因为专利法采取了先申请原则，使得发明人不得不急于申请并公开其专利技术方案从而抢先获得专利权保护。尽管在激励理论视角下，先申请原则有利于新技术方案的早期公开，但也可能导致专利申请人对于申请材料准备不足，从而出现各种各样的纰漏。特别是《专利法》第三次修改中导入的有关新颖性判断的世界公知标准（《专利法》第22条第2款），更使得专利申请人在短时期内穷尽现有技术的难度增加。此外对于在申请日前申请，并公布于申请日之后的，在后申请人也许于申请时根本不知其存在。因此对于存在不满足专利授权要件的申请，允许申请人通过专利申请文件的修改，诸如删除与现有技术或在先申请相重复的权利要求，或缩小权利要求至与说明书支持及实施可能要件相一致的范围，成为了对于专利申请人来说十分重要的救济手段。从保护第三人特别是市场竞争者的预见可能性及法的安定性角度看，也许会导出一概不承认上述修改的可能性，但是从是否过分要求专利申请人在申请之前就制作出完美的专利文件的角度，仍不乏疑问之处。专利法的宗旨在于鼓励发明创造，进而促进科学技术进步和经济社会发展（《专利法》第1条），而不是令专利申请人花费过多精力纠结于专利文件的撰写。[3]因此修改超范围与否的判断就应取决于先申请原则的维持与专利申请人（专利权人）利益保护间的平衡。

      最高人民法院在一系列有关“修改超范围”与否的案例的判断，体现出其与专利审查行政机关的分歧仅仅在于如何平衡上述两种利益。[4]似乎给人们的感觉是专利行政机关更加重视先申请原则的维持，严格地适用修改不可超范围的幅度，而最高人民法院则更重视专利权的实质，从保护此种对于社会实质技术贡献不因形式上的文书要求而轻易无效。但是有关“修改超范围判断”所涉及的原理性问题除了上述两种利益的平衡外，事实上还存在第三种利益，即审查业务的效率性运营，而这也许是专利审查行政机关更加重视的利益（显然为司法机关在在判决理由中所忽略）。即从审查效率性的角度看，如果允许修改频繁进行的话，可能造成审查迟延问题的加剧。即使修改之内容并未违反先申请原则的要求，如果修改前后的专利文件形式及措辞等产生巨大变更的情况下，审查员不得不重新进行现有技术的检索，因此易于造成累积性的审查迟延，进而导致难以有效地发挥专利制度的功效。最高人民法院在论述《专利法》第33条宗旨时对这一利益的只字未提，本身就说明了司法与行政在“修改超范围判断”原理认识上的龃龉。特别是上述三种目的往往并不是一致的，重视审查效率性在“修改超范围”问题上的体现往往会导致专利审查行政机关形式上的判断，从而忽视了在实质上对于申请人利益的维持。

      因此看似是专利法中特有细碎问题的“修改超范围”与否的判断，恰恰体现了专利法上司法与行政间在“质的控制”与“量的控制”上的显著差异，正是如此才令专利行政机关与司法机关围绕着构成“修改超范围”与否的判断长久的争论。不明确原理上的各种龃龉及其成因，就难以清楚地说明判断的要件与适用的效果，因此该问题也就成为了本文的第一要务。

     （二）司法与行政在“修改超范围判断”实践上的龃龉

      从专利行政机关审查操作规范层面上看，对专利文件修改的限制包括修改时机的限制及修改范围的限制。其中对于修改时机的限制完全可以视为从审查效率性角度考量的规范制定，[5]而对于修改范围的限制由于在《审查指南》中形式化的列明了操作规程，审查员只需形式上审查修改是否满足其要求即可，具体来说包括：（1）对于主动修改的情况，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容（《审查指南》第2部分第8章5.2.1.1），[6]其中对于“直接地、毫无疑义地确定”标准一般均严格解释，并列明了不允许增加的具体情况（例如，增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征，见于《审查指南》第2部分第8章5.2.3.1）。（2）对于被动修改的情况，除满足主动修改要求的条件外，还应依据审查意见通知书的要求在其范围内进行修改（《实施细则》第51条第3款），在审查开始之后，如果允许申请人就与审查意见不相关内容进行修改的话，审查员不得不再度进行现有技术检索等，因此与主动修改阶段相比内容限制程度有所加强。[7]在《审查指南》中也对被动修改不得进行的类型进行了具体限制（《审查指南》第2部分第8章5.2.1.3）。（3）对于译文错误的修改，就利用PCT下国际申请的国内阶段，依照原始国际申请文本提出改正（《实施细则》第113条第1款）；就利用《巴黎公约》下优先权的申请，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合《专利法》第33条规定的依据（《审查指南》第2部分第8章5.2.1.1）。（4）对于复审阶段的修改，在《专利法》第33条之外还应满足《实施细则》第61条第1款规定，即修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。（5）对于授权后的修改，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除（《审查指南》第4部分第3章4.6.2）。除此之外，即使对于允许的修改也规定了严格的要求（《审查指南》第2部分第8章5.2.2.1；5.2.2.2）。

      与上述行政机关程式化的严格适用《审查指南》规定相比，法院体现出了在“修改超范围判断”上更大的灵活性。[8]其中对于《专利法》第33条中“记载的范围”的认定一改《审查指南》中“直接地、毫无疑义地确定”标准为“直接、明确推导”标准。[9]在这一标准项下，不仅仅注重专利文件中实际记载的内容，也应实质性的判断所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容，侧重从整体观察专利文件所体现出的技术方案，而不是以个别词汇的出现与否进行超范围的判断。[10]而在修改方式上，最高人民法院在“江苏先声案”[11]中指出：专利无效宣告程序中，权利要求书的修改在满足修改原则的前提下，其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但并未绝对排除其他修改方式。因此在实践中对于“修改超范围判断”的理解上司法与行政机关的判断同样存在一定的差异，而不仅仅停留在理念层面，于是深入探究判断上的分歧点更加具有实践价值。

     （三）本文的方法与构成

      因此，本文将以我国专利法上有关“修改超范围”与否判断的原理与实践为切口，探讨其背后所体现出的理念差别。特别是专利行政机关与司法机关分别在“量的控制”与“质的控制”上的区别。在这个基础上，我们才可以说明，二者在实践中作出不同判断的意蕴；如果在理念上承认了在“修改超范围判断”上的分歧的话，考虑到司法机关在专利领域技术性判断上对于行政机关“量的控制”所应持有的谦抑性态度。因此，一个非常棘手的问题是，如何通过恰当的要件论搭建出稳定的适用模式，从而减轻司法对行政的介入可能给审查程序效率性带来的减损。考虑到我国司法与行政实践中要件构造上已经体现出的差异（“实质判断说”与“形式判断说”），可能造成的要件上已有的多种选择，进而导致效果上的迥异，应该努力摸索调和两种判断的规律（“修正形式判断说”的提出）。关于这些问题，最终还是要回归到“修改超范围判断”的理念上才能厘清，才有可能真正地释疑解惑；本文希望说明清楚的，就在于只有从“修改超范围判断”的原理角度，从专利行政审查与专利司法判断相协调的高度来把握“修改超范围”判断的运用，才能符合我国现有产业政策与经济发展阶段的要求，进而为规制与自由找到更多的接点。

      二、“修改超范围判断”的理念与分歧

     （一）“修改超范围判断”的理念

      上文已然论述“修改超范围判断”相关理念，即先申请原则的维持、专利申请人（专利权人）利益维护以及效率性专利制度运营。与上述理念相关制度设计的侧重点不同将直接决定“修改超范围”的判断。将制度的重点放在平衡先申请原则与专利权人利益保护上的话，可能会将修改的范围限制在申请时技术方案整体所体现的范围之内，而不拘泥于用语的记载，体现出一种实质性判断专利技术方案的倾向（实质判断说）；而将制度的重点放在效率性的审查以及减轻审查迟延所带来的对于专利制度整体运营的危险上时，可能会更加倾向于将修改限制在专利文件记载的范围内，使得审查员能够快速定位修改的内容，而不必每逢接受修改时还需要重新实质性的定位专利技术方案整体（形式判断说）。也就是说在理念上除了重视先申请原则的维持与专利申请人（专利权人）利益保护间的平衡外，形式判断说还关注了审查效率性问题，通过制裁未在专利文件中记载相关欲修改内容的行为加快审查速度，减轻审查迟延。

      侧重点放置的差异导致了法院与行政机关在具体判断上的龃龉现象。而结合我国的现实情况何种制度设计有利于专利法目的的达成则是另一个问题。仅仅厘清判断理念上的差异并不足以说明哪种选择更加恰当，需要引入新的判断范式，即司法机关的“质的控制”与行政机关的“量的控制”来进行系统说明。

     （二）司法机关的“质的控制”与行政机关的“量的控制”

      从法院来看，相比于专利行政机关，一方面其优势主要体现在对法律问题的熟悉、易于保证中立的裁判、对个案的充分审查以及通过采用当事人主义的诉讼结构使结论易于为当事人所接受。但是另一方面，其劣势也显著体现在对于技术性问题缺乏充分的判断能力、以当事人的请求为前提不诉不理、着眼于当事人间的纠纷解决、诉讼成本较高。尽管从个案来看，对于承担了较高的诉讼成本进行诉讼活动的当事人来说，通过法院审慎的审判活动，得到了就个案的公平处理，维护了私益。但是从效率性进行专利审查工作的角度看，法院并不能胜任排除问题专利，并设定相对稳定的规范基准的任务。其原因在于：首先，在法院提起的纠纷数量过少，大多数潜在的纠纷由于诉讼成本等因素被排除在了法院大门之外。其次，专利制度中存在的各种政策调节手段（具体而言就是专利授权要件）起到了依据不同的技术领域、产业类型的特点贯彻专利制度促进经济发展的政策目的。[12]由于这种政策目的的实现很难通过个别的或者确定的预先设计所实现，而是仰仗经验主义的大样本调整，通过大量的实践逐步试错、反馈、微调从而得出适应产业发展的政策。从这个角度看，由于受案件数量的限制，法院很难承担测定政策导向的任务。也就是说法院的优势在于就个案的“质的控制”（qualitative control ），而不擅长于具有政策导向的“量的控制”（quantitative control）。[13]而专利行政机关却具备与法院相反的优缺点。考虑到在专利审查的过程中，更应强调专利行政机关的“量的控制”的重要性，虽然在一定程度上也要使法院的功能得以发挥，但应以尊重行政机关“量的控制”为主体，协调两判断主体之间的关系。

      借由“质的控制”与“量的控制”理论模式分析“修改超范围判断”问题可以看出：法院所提出的“实质判断说”更加接近于“质的控制”，而专利行政机关所运用的“形式判断说”更亲和于“量的控制”。在就“修改超范围判断”问题进入法院行政诉讼程序的案件上，法官有更多的时间进行彻底的调查，即便是产生审判延迟现象，其不利也仅仅及于参加诉讼的当事人之间。因此司法实践往往不遗余力的努力探求专利技术方案的本质范围，而不是形式性的判断；相反对于每年申请量达到200万件程度的现实[14]来说，追求更加简便易行的判断标准对于专利审查机关来说更加重要。审查迟延现象的出现所波及的不仅仅是该申请人（专利权人）的利益，更对等待进入审查的众多申请带来不利影响[特别是专利保护期间自申请日起算（《专利法》第42条），过长的审查迟延可能降低专利制度对于创新的激励，进而减损专利制度存在的正当性].此外在审查阶段由于审查员仅通过专利文件相关内容的检索获取信息，很难像诉讼过程可以可视化纷争的实质，因此对于专利审查行政机关来说“形式判断说”更符合其期待。

      考虑到专利领域的特殊性，特别是“质的控制”对于“量的控制”的谦抑，因此相比于法院所支持的“实质判断说”，[15]应该更加重视摸索偏重于“形式判断说”的要件构成。[16]

     （三）分歧点调和可能性的摸索

      事实上，除了在修改超范围与否的“形式性判断”与“实质性判断”两种观点的分歧中执拗外，司法实践中也曾尝试过其他标准予以调和，即将“修改超范围判断”与《专利法》第26条第4款的说明书支持的判断相联系，并认为对于权利要求书的修改应使得修改后的权利要求得到说明书的支持；对于说明书的修改应使得修改后的说明书所可能支持的权利要求范围不扩张。[17]因此“修改超范围判断”问题就转化成了“说明书支持”与否问题的判断。[18]但是从该种理解的操作性上看，权利要求的修改往往就是起因于原权利要求不满足专利法对于说明书支持的要求，因此删除或变更权利要求，或增加新的实施例以满足支持的要求。面对每次修改审查员依旧不得不重新判断新的修改后的专利文件是否满足“说明书支持”，或可能导致的“说明书修改”会支持更多权利要求内容，其实质仍然是进行“实质性判断”。所以这种调和分歧的看法在理论上极其具有说服力（特别是在权利要求的大部分修改都可以通过第26条第4款予以解决的情况下），但是实践中依旧回到了“实质性判断”的老路，不符合“量的判断”的基本原理。

      本文主张在承认“形式判断说”（即司法对于行政机关判断的谦抑）的同时，应该注意到过分强调专利文件中记载形式重要性的话，可能会耗费申请人更多的精力于专利文件的撰写工作，并不直接有利于专利法目的的实现。促进更多信息在申请时得以在专利文件中记载仅仅是促进效率性运营审查制度的手段，而不是终极目的。因此即使并未记载于专利文件之中，如果并不有违先申请原则，且对于审查员来说可以不需实质性检索，迅速对其进行定位的话，可以例外性地承认该种修改，也即本文所主张的“修正形式判断说”。[19]在提出该主张后需要继续说明的就是在何种情况下允许非“形式判断”的类型化（即限缩性固定其类型，并对之外的情况一概使用形式性判断），以期得出更加妥当的适用。

      三、“修改超范围判断”在实践上的具体运用

      最高人民法院一改《审查指南》中的“直接地、晕无疑义地确定”标准为“直接、明确推导”标准，其中对于这一新标准的涵义的理解取决于个案中体现的类型化判断，而从“修正形式判断说”的角度，至少可以从以下类型理解专利文件明确记载之外可以进行修改的情形。

     （一）非发明点修改的非形式性判断

      最高人民法院在近期的“岛野案”[20]中旗帜鲜明地提出了区分专利“发明点”与“非发明点”实施不同的判断标准，其中如果仅仅因为专利申请文件中“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献，最终使得确有创造性的发明创造难以取得专利权，专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，不仅有违实质公平，也有悖于《专利法》第33条的立法本意，不利于创新激励和科技发展。[21]而对于“发明点”应从为解决现有技术所无法达成之技术课题，而基于现有技术中所无的特有技术方案，所具体构成的解决手段及其向社会公开来理解。尽管在专利文件中未记载，但是如果对于本领域普通技术人员能够在审查过程中轻易识别专利的“发明点”与“非发明”的话，则围绕“非发明点”的修改则不应视为超范围。也就是说在形式判断之外，如果识别“发明点与否”的成本不高的话，例外地可以就“非发明点”的修改不适用严格记载的形式性判断。

      （二）基于说明书附图信息修改的非形式性判断

      一般认为参考说明书附图的内容进行的修改，由于不是来源于直接文字的记载，所以根据“形式性判断”往往持消极态度。[22]但是对于机械领域的专利，相比于说明书中文字的记载，使用附图更能直观的表达专利技术方案的意图，因此较为普遍地运用于该领域专利文件的撰写。由于说明书附图本身也构成原始申请文件记载内容，所以其图面内容转化为文字记载的修改不会实质上超出原专利文件的范围。另外如果坚持文字记载与否的形式性判断的话，对于较多的适用附图的撰写方式的领域，可能导致在申请时将附图可以一目了然表达的内容转化成文字的记载，从而造成说明书的冗长。因此对于基于说明书附图信息的修改，对于附图中一目了然的信息，应该放弃僵化的形式性判断，允许就其进行修改。

     （三）上位、中位、下位概念化修改的非形式性判断

      从原理上看，如果在权利要求书中记录的是上位概念，而在修改中主张其下位概念的，由于对于第三人并不存在不利影响，所以应当承认此种修改。[23]但是依据专利行政部门的惯行，只有在说明书中明确出现该下位概念时才承认此种修改。举例来说在原权利要求中记载了“酸”，在修改中欲变更为“盐酸”，但是如果在说明书中未记载“盐酸”，则此种修改不被承认。此外上下位概念间的中位概念修改同样面临此种问题，举例来说原权利要求记载了“酸”，在原说明书中记载了“盐酸、硝酸、硫酸、醋酸、丁酸等”，但由于在原说明书中未出现概括一部分下位概念的中位概念“无机酸”，因此将“酸”修改为“无机酸”将不被承认。毋庸讳言，对于权利要求中记载了“盐酸”的，若将其修改为“酸”，由于涉及下位概念上位化，扩大了其保护范围，因此当然更加不会被允许。[24]

       从“修正形式判断说”的角度看，至少对于上位概念的下位化形式修改，由于明显限缩了权利要求的保护范围，除非该限缩产生了明显的技术效果（例如选择发明的情况），否则应该原则上认可此种修改。而对于下位概念的中位化（二次概括），若实施例记载中大量的列举了中位概念所能涵盖的下位概念，使得本领域普通技术人员可以轻易提炼出该中位概念的话，应该承认此种二次概括性质修改的妥当性。[25]

     （四）数值限定型修改的非形式性判断

      在《审查指南》第2部分第8章5.2.2.1节中对于数值限定型修改存在如下规定，即对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。例如，权利要求的技术方案中，某温度为20~90℃，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别是其所公开的相应的温度范围为0~100℃，该文件还公开了该范围内的一个特定值40℃，因此，审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20~90℃范围内的特定值40℃、60℃和80℃，则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成60~80℃或者60~90℃。

      事实上，对于数值限定型权利要求的修改允许与否取决于由“点”到“范围”的理解，阅读说明书的本领域普通技术人员并不是将实施例中列举的各个数值视作单个“点”，而是将其连成一个“范围”予以理解的话，此种就“范围”内的修改就应予以允许。[26]举例来说，在说明书中存在就温度的30°、35°、40°三个实施例的记载，因此可以大致得出修改为30°~40°这一范围不会超范围。因此依据“修正形式判断说”当实施例的数量较多，且点与点的距离较近时，对于一定数值范围的修改应予承认。

     （五）具体放弃的非形式性判断

      《审查指南》第2部分第8章5.2.3.3中对于“具体放弃”提出了较为详细的审查标准，即在说明书和权利要求书中没有记载某欲放弃特征（undis-closed disclaimer ）时，原则上对该种修改均认为构成超范围，仅例外地对于：（1）申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者（2）该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，两种情况下可以允许此种修改。[27]从该规定的构成上看，明显体现出了对于欧洲专利局扩大申诉委员会（the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office ）决定（Decisions G 1/03 and G 2/03）的仿效，即区分未记载的具体放弃（undisclosed disclaimer ）与记载的具体放弃（disclosed disclaimer），对于前者采取条件限缩性解释，具体而言包括：第一，允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性，即若未记载的具体放弃可以避开抵触申请，即满足对于EPC第54条（3）及第54条（4）中所述申请日前提出申请，申请日之后公开的欧洲专利申请，由于抵触申请仅作为否定新颖性的材料，不作为评价进步性的材料，而修改可以回避对于该抵触申请的否定的话，则允许此种修改；第二，允许排除一定情况的现有技术而使权利要求具备新颖性，即若未记载的具体放弃满足对于EPC第54条（4）所述偶然的公开（使得构成新颖性丧失的现有技术），而修改可以回避对于该公开的否定的话，则允许此种修改，所述偶然的anticipation是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示；第三，允许从权利要求中排除不授予专利权的主题，即若未记载的具体放弃满足对于EPC第52~57条所述之非技术理由排除专利适格性的话，则允许此种修改；[28]而对于后者则采取判断修改超范围的一般标准，不作特殊规定。

      尽管《审查指南》中未对记载的具体放弃作出规定，但是依据“形式判断说”，该放弃已经记载于说明书或权利要求书的，理应认为此种修改未超范围；而对于未记载的具体放弃应采取上述欧盟标准例外的承认此种修改的妥当性。

      四、结论

      最高人民法院近期围绕“修改超范围”冋题的一系列判断吸引了各方的关注，成为了了解我国专利司法政策的风向标，但是因为缺乏学理上的系统整理，对于这一认识并不清晰，更遑论归纳出明确的适用要件。对于在大量申请下早已重担在肩的专利审查机关来说，如何正确理解和适用司法机关所提出的判断标准成为了审查业务顺利进行的当务之急；对于司法机关来说，如何在专利审查问题上谦抑地表达相关司法政策，也值得更加审慎的思考。而对于这一相辅相成的问题的系统整理似乎更是迫在眉睫。

      当然，在本文所主张的“修正形式判断说”项下所及的类型化之外，尚存在迫切需要归纳的其他类型的专利文件修改超范围与否判断实践（例如对于参考了公知常识而进行修改的判断等），本文限于篇幅只能就此问题浮光掠影地简单梳理，无法进一步展开（不可否认的是修改超范围判断问题涉及技术上的专业判断，很难划一地明确提出具体操作规程，但是通过对于大样本趋势的分析，仍然可以形成系统化的判断标准，而这也是本文着力阐明的）。此外，上文所谈专利专利审查中行政与司法的职责分担问题可能多少也有些老生常谈，但是本文的真正目的，是想借由这些议论提醒行政机关与司法司法机关，如果能够站在更加有效地实现专利法目的的体系高度，重新审视专利法上“修改超范围”的行政及司法实践的意义的话，制度的解释和选择可能会更精准一些，制度的运行可能也会更顺畅一些。

【作者简介】

张鹏，单位为中国社科院法学所。

【注释】

[1]尹新天、文希凯：《新专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第228-229页。

[2]由于我国不存在其他大陆法系国际通常具有的订正审查程序，因此此处的授权后修改仅指《审查指南》第4部分第3章4.6.1规定的无效宣告程序中的修改。

[3]吉田广志：《特許法における補正·訂正に閨する裁判例の分析と提言（1）一新規事項追加禁止を中心に一》，载《知的財產法政策学研究》2008年第21号。

[4]在“爱普生墨盒案”[最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第53号]及“岛野案”[最高人民法院行政判决书（2013）行提字第21号]中最高人民法院曾不厌其烦地论述《专利法》第33条所涉及的利益平衡问题。

[5]从修改时机的限制来看：（1）对于主动修改的情况，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改（《实施细则》第51条第1款）；实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改（《实施细则》第51条第2款）。（2）对于被动修改的情况，在收到审查意见通知书后，在指定的期限内对其申请进行修改（《专利法》第37条）；其中答复第一次审查意见通知书的期限为4个月（《专利审查指南》第2部第8章4.10.3），第二次之后的审查意见通知书的期限为2个月（专利审查指南第5部第7章1.2））；（3）仅对于PCT申请允许进行修改译文错误，即申请人发现提交的说明书、权利要求书或者附图中的文字的中文译文存在错误的，可以在下列规定期限内依照原始国际申请文本提出改正：①在国务院专利行政部门作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前；②在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内（《专利法实施细则》第113条（1）（2））；（4）对于复审请求时的修改，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件（《专利法实施细则》第61条）；在复审程序的口头审理中，复审请求人也可当庭提交修改文本（《专利审查指南》第4部第4章5.2）；（5）对于在专利授权后的修改，在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：一是针对无效宣告请求书，二是针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据，三是针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据（《专利审查指南》第4部第3章4.6.3）。

[6]其中有对“记载的范围”等同于“公开的范围”的观点（参见汤宗舜：《专利法解说》，知识产权出版社2002年版，第241页），从而可以通过解释专利法上“公开”的涵义灵活性解释修改的范围。

[7]主动修改与被动修改的主要原因是前者尚未检索，而后者已经检索，因此对于前者，申请人自由度较大，可重新概括等；但被动修改时，因为如果随意调整权利要求，可能导致之前的检索失效，因此限制更严。虽然如此规定，但实践中如果申请人主动克服了审查员没有审出的问题，没有按照审查意见修改，也可能被审查员接受。此外，需要注意的是，对于虽然修改的方式不符合《专利法实施细则》第51条第3款的规定，但其内容与范围满足《专利法》第33条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。且违反《实施细则》第51条第3款规定并不构成无效事由。

[8]早在北京市高级人民法院行政判决书（1998）高知终字第39号中就批判了专利复审委形式性的判断标准，主张实质性的灵活判断。

[9]“爱普生墨盒案”〔最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第53号〕。

[10]尽管用语不同（“实质性改变”标准），同样的判断也可见于“曾关生案”（最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第27号）；在近期的“岛野案”中最高人民法院出现了放弃“直接、明确推导”用语的倾向，仅指出“所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定”这一标准，对于“能够确定”之范围与“直接、明确推导”之范围的异同，仍需结合具体事实予以准确定位。当然在下级法院的一些判决中也有继续维持“直接地、毫无疑义地确定”这一形式性判断的见解，例如北京市第一中级人民法院行政判决书（1996）一中知初字第42号；北京市高级人民法院行政判决书（2010）高行终字第1027号；北京市第一中级人民法院行政判决书（2009）一中行初字第2112号；北京市第一中级人民法院行政判决书（2010）一中知行初字第2700号；北京市高级人民法院行政判决书（2010）高行终字第1252号；北京市第一中级人民法院行政判决书（2012）一中知行初字第3253号。

[11]最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第17号。

[12] Dan L. Burk & Mark A. Lemley， Policy Levers in Patent Law，89 Virginia Law Review 1575（2003）。该文的中文翻译参见：[美]丹· L.比尔科、马克· A.莱姆利：《专利法的政策杠杆》，汤俊芳等译，载李扬主编：《知识产权法政策学论丛2009年卷》，中国社会科学出版社2009年版，第7-95页。

[13] Jonathan S. Masur， Regulating Patents，2010 SUP. CT. REV.275（2010）。

[14]对于申请的专利有多少申请人进行了专利文件修改的统计难以找到，但是仅在2013年我国专利申请总量就达到了237.7万（其中发明专利82.5万件）（信息参见国家知识产权局官方网站统计：http://www.sipo.gov.cn/ghfzs/zltjjb/201401/P020140121379845821466.pdf，2014年4月20日最后访问。

[15]但是既有学说多支持最高人民法院近期判决中所体现的实质化判断傾向。典型性论述参见宋献涛：《修改的范围在哪里——关于〈专利法〉第33条的分析和探讨》，载《专利法研究（2010）》，知识产权出版社2011年版，第276~290页。

[16]事实上从比较法上看，对于“修改超范围判断”问题各国都体现了摈弃“实质判断说”而采用偏向于“形式判断说”的倾向。由于本文不以比较法研究为主线，因此简单介绍如下：在曰本法上，在平成5年（1993年，平成5年法律第26号）专利法修改之前的旧专利法上对于“修改超范围问题”（日本称之为“新规事项追加禁止”）判断以“发明要旨变更”与否为标准（旧专利法第53条），而新专利法改为对于记载事项范围之内（现行专利法第17条第3款）与否判断通过“直接且无异议”标准（特許庁編：《改正特許·実用新案法解説》，第13~14页）。而“发明要旨变更说”更加偏向于“实质性判断”，“记载事项范围之内”标准更加偏向于“形式性判断”（有关日本“修改超范围判断”问题的沿革及宗旨的详细论述请参见吉田广志：《特許法における補正·訂正に閨する裁判例の分析と提言（1）一新規事項追加禁止を中心に一》，载《知的財產法政策学研究》2008年第21号；前田健：《特許法における明細書による開示の役割》，商事法務2012年版）；美国法上有关“修改超范围判断”的规则见于专利法第132条，其中提出了新规事项（new matter）追加禁止的要求，对于其判断在In re Ruschig案（343 F.2d965（C. C. P. A.1965））中较早的确立了“形式性判断”标准，并沿用至今（Chisum on Patents §11.05）；对于欧共体专利来说，有关“修改超范围问题”规定在EPC123条第2款中，其中对于其判断欧洲专利局（EPO）在其审查指南中提出了“直接且毫无异议说”（directly and unambiguously）（ Guideline C-VI ，5.3.1）。而该说更加偏向于“形式性判断”。在此之前欧洲专利局曾采用过“新颖性测试法”（novelty test），即通过修改是否产生了新的主题（new subject-matter），其含义与EPC第54条有关发明新颖性的判断相同。但是考虑到其实质性判断上的诸问题，逐渐为欧洲专利局实践所抛弃，转而采用形式性判断色彩更加強烈的“直接且毫无异议说”（Case Law III. A.7.3）（参见Concise European Patent Law，2nd ed. at 171）。可以说“形式性判断”成为了各国之潮流，其背后正是体现了在面对大量申请现象上各国重视专利行政机关“量的控制”的傾向。而我国司法实践反复提出的“实质性判断”标准可以说是从某种程度上的逆潮流而动。

[17]例如在对于权利要求的修改中，北京市第一中级人民法院行政判决书（2000）—中知初字第201号中，法院认为：审查修改是否超范围的实质在于判断修改后的权利要求书是否得到其原说明书的充分支持；北京市高级人民法院行政判决书（2004）高行终字第313号亦持同样观点。而对于说明书的修改，在北京市高级人民法院行政判决书（2007）高行终字第290号中，法院认为：对于说明书的修改，増加了原说明书没有记载的内容，使得权利要求书可能受到说明书支持的范围增加，所以构成修改超范围。对此日本学说上也给与了广泛的支持，参见前田健：《特許法における明細書による開示の役割》，商事法務2012年版，第320页。

[18]在“江苏先声案”中最高人民法院也认为对于是否符合比值关系的所有技术方案均能够实现本专利发明目的，是属于权利要求能否得到说明书的支持，而不宜以该理由认定修改是否超范围〔最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第17号〕。

[19]事实上这一学说首先是由日本著名专利法学者吉田广志教授首先提出，并广泛运用与日本近期司法与审查实践，取得了通说地位（参见吉田广志：《特許法における補正·訂正に閨する裁判例の分析と提言（1）（2）—新規事項追加禁止を中心に一》，载《知的財產法政策学研究》2008年第21、22号）。考虑到在“修改超范围”问题上中日宗旨上的一致性，因此直接引入此学说及实践并不存在较大的隔阂感。

[20]最高人民法院行政判决书（2013）行提字第21号。

[21]在较早的案例中也出现过区分专利“必要技术特征”与“非必要技术特征”设置不同判断标准，其实质与“岛野案”相同〔北京市第一中级人民法院行政判决书（2007）—中行初字第481号〕。

[22]否定例参见北京市高级人民法院行政判决书（2001）高知终字第44号，该案中法院指出：专利说明书附图只是一种示意图，其中并未说明dl与d2、dl与φ、d2与φ的具体量化关系。学说上参见武瑛、刘秀艳：《判断基于附图信息的修改是否超范围的一点思考》，载《中国发明与专利》2012年第9期。

[23]盛钊：《浅析上位概念化修改权利要求是否超范围的判断》，载《法治研究》2012年第11期。

[24]在北京市高级人民法院行政判决书（2009）高行终字第134号中将“液压缸”修改为“纵向驱动装置”。由于“纵向驱动装置”是“液压缸”的上位概念，纵向驱动装置不仅包括液压缸，还包括电动、气动等驱动装置，其范围大于原始申请文本记载的“液压缸”驱动装置，因此认定其修改超范围；此类案例还包括权利要求中将“热塑性弹性体”和“热塑性弹性材料”修改为“热塑性材料”属于下位概念上位化〔北京市第一中级人民法院行政判决书（2010）一中知行初字第1501号〕，〔北京市第一中级人民法院行政判决书（2000）一中知初字第218号〕。

[25]典型的例子参见最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第17号，该案中修改后权利要求中的1:30这一剂量比并没有记载在原申请文件中，原说明书中只记载氨氯地平lmg与厄贝沙坦30mg的组合用药在大鼠身上的实施例，以及实施例1、2中公开了两者2.5mg与75mg组合、5mg与150mg组合作用在人体上的实施例。在原权利要求中记载的1:10~50这一大范围下，1:30是根据上述几个实施例二次概括得到的。本案中，最高人民法院实质上是通过确认1:30这一剂量比被隐含公开，认可了本案中的二次概括的正当性，这一判决结果亦是对禁止二次概括这一专利形式性审查政策的突破。参见毛琎：《论专利文件修改标准的新发展——评最高人民法院2011知行字第17号案》，载《中国发明与专利》2012年第6期。

[26]数值限定型权利要求，对于盐水浓度范围的认识而不是点的认识〔北京市第一中级人民法院（1999）一中知初字第105号〕。

[27]达文欣等：《有关具体放弃修改方式的审查心得》，载《中国发明与专利》2013年第5期。

[28]前田健：《特許法における明細書による開示の役割》，商事法務2012年版，第190页。

原发布时间：2016/11/9 14:01:10

稿件来源：《清华知识产权评论》创刊号

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